UC expande ação judicial de patentes contra varejistas e fabricantes

Os regentes da Universidade da Califórnia ampliaram seu processo inovador de violação de patente contra grandes varejistas e fornecedores de lâmpadas LED inovadoras, nomeando um varejista e quatro fabricantes como réus adicionais na ação.

Os regentes alegam que os queixosos violaram as patentes da UC de lâmpadas de longa duração e eficientes em energia, desenvolvidas por pesquisadores do Solid State Lighting and Electronics Center da UC Santa Barbara.

O processo inicial da UC, aberto em 2019, tinha como alvo cinco grandes varejistas americanos por supostamente venderem os produtos sem licença:Amazon.com, Bed Bath &Beyond, Ikea, Target Corp. e Walmart. É raro que uma ação de imposição de patentes se concentre nos varejistas em vez dos fabricantes originais, os últimos frequentemente baseados no exterior e, portanto, mais difíceis de processar nos tribunais dos Estados Unidos. Também incomum foi a escolha dos regentes de buscar uma investigação pela Comissão de Comércio Internacional dos EUA sobre a importação e venda dos produtos em questão, ação raramente tomada por proprietários de patentes acadêmicas.

Agora, buscando expandir o processo, a UC entrou com uma nova reclamação e pedido de uma segunda investigação da ITC contra a General Electric, Savant Systems LLC, Feit Electric Co. Inc., Home Depot, Ikea e Satco Products Inc. Esse pedido foi concedido pela ITC na semana passada.

“Os varejistas continuam sendo responsáveis ​​pela violação de patente”, diz Seth Levy, sócio da Nixon Peabody LLP, o escritório de advocacia que representa os UC Regents. “Mas os fabricantes claramente têm uma participação de mercado significativa, então faz sentido buscá-los diretamente também.”

Os regentes expandiram ainda mais sua reclamação para refletir a concessão de quatro novas patentes à UC desde que a investigação inicial foi arquivada.

A primeira investigação ITC terminou há cerca de cinco meses a pedido dos regentes da UC, "principalmente porque tinha terminado o seu curso", explica Levy. “Tínhamos estabelecido mais de uma dúzia de licenças com diferentes partes, várias das quais eram fornecedores de alguns entrevistados na ação, e muito valor foi extraído.”

Juntamente com o processo do ITC, os regentes entraram com seus processos no Distrito Central da Califórnia, Tribunal Distrital dos Estados Unidos, sede da UC Santa Bárbara.

Levy diz que os reclamantes estão encorajados com o andamento das ações até o momento, tanto no ITC quanto no tribunal distrital. Os últimos casos foram suspensos enquanto a investigação da ITC avançava. “Faz mais sentido deixar um caso prosseguir e aguardar o resultado”, diz Levy. A estratégia legal dos regentes tem sido continuar mantendo os processos judiciais em suspenso enquanto o ITC considera o assunto - uma medida que é calculada para conter os custos do litígio.

Visando os principais fabricantes de produtos de iluminação, os regentes esperam conseguir acordos de licenciamento com um segmento dominante do mercado e, no processo, criar um grupo de fornecedores autorizados nos quais os varejistas podem confiar legalmente.

“Essa era a mensagem que recebíamos dos varejistas na fase inicial da campanha”, diz Levy. “Eles nos disseram que deveríamos conversar com [seus] fornecedores, e é isso que estamos fazendo. Em nossa opinião, isso faz mais sentido para todos os envolvidos continuarem trabalhando nisso. ”

A UC continua buscando novos contratos de licença à medida que o processo avança, incluindo um acordo com a Bed Bath &Beyond. “Continuamos encorajados por estar indo bem”, diz Levy. “O desafio prático é que existem tantos varejistas e fornecedores desses produtos, e o mercado continua em expansão. Estamos tendo essas conversas tão rápido quanto podemos identificar as pessoas, e tão rápido quanto elas gostariam de trabalhar conosco. ”

A ação sinaliza uma nova agressividade por parte das instituições acadêmicas para proteger a propriedade intelectual desenvolvida sob seus auspícios. Muitos estão começando a entender o valor de suas patentes no mercado aberto.

A UC está aberta para nomear demandantes adicionais conforme o processo de violação de patente prossegue, mas continua a esperar por acordos com varejistas, fabricantes e fornecedores, a fim de evitar um julgamento caro e demorado, que não começaria por pelo menos um ano. As patentes em questão têm cerca de mais oito anos para serem aplicadas, observa Levy.

“Os regentes e eu continuamos muito otimistas de que um teste não será necessário, porque poderemos resolver esses problemas com cada entrevistado”, acrescenta. “Mas se precisarmos ir a julgamento, iremos a julgamento. Certamente estamos preparados para isso. ”