Universidade da Califórnia Expande Processo de Patente a Novos Varejistas e Fabricantes sobre Filamentos LED Eficientes

Os regentes da Universidade da Califórnia expandiram seu processo inovador de infração de patente contra grandes varejistas e fornecedores de lâmpadas LED de filamento inovadoras, nomeando um varejista e quatro fabricantes como réus adicionais na ação.

Os regentes alegam que os réus violaram patentes da UC sobre lâmpadas duradouras e energeticamente eficientes desenvolvidas por pesquisadores do Centro de Eletrônica e Iluminação de Estado Sólido na UC Santa Barbara.

O processo inicial da UC, protocolado em 2019, mirava cinco grandes varejistas americanos por alegadamente vender os produtos sem licença: Amazon.com, Bed Bath & Beyond, Ikea, Target Corp. e Walmart. É raro uma ação de execução de patente focar em varejistas em vez dos fabricantes originais, estes muitas vezes baseados offshore e portanto mais difíceis de processar em tribunais dos EUA. Também incomum foi a escolha dos regentes de buscar uma investigação pela Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) sobre a importação e venda dos produtos em questão, ação raramente tomada por proprietários de patentes acadêmicos.

Agora, buscando expandir o processo, a UC protocolou nova queixa e pedido de segunda investigação pela ITC contra General Electric, Savant Systems LLC, Feit Electric Co. Inc., Home Depot, Ikea e Satco Products Inc. Esse pedido foi concedido pela ITC na semana passada.

"Varejistas continuam responsáveis por infração de patente", diz Seth Levy, sócio do Nixon Peabody LLP, escritório que representa os Regentes da UC. "Mas fabricantes claramente têm participação significativa de mercado, então faz sentido persegui-los diretamente também."

Os regentes expandiram ainda mais a queixa para refletir a concessão de quatro novas patentes à UC desde a investigação inicial.

A primeira investigação da ITC terminou aproximadamente cinco meses atrás a pedido dos regentes da UC, "principalmente porque havia seguido seu curso", explica Levy. "Estabelecemos mais de uma dúzia de licenças com diferentes partes, várias das quais eram fornecedoras de alguns réus na ação, e muito valor foi extraído."

Junto ao processo na ITC, os regentes protocolaram ações no Distrito Central da Califórnia, Tribunal Distrital dos EUA, onde fica a UC Santa Barbara.

Levy diz que os réus estão encorajados pelo progresso das ações até o momento, tanto na ITC quanto no tribunal distrital. Os casos deste último foram suspensos enquanto a investigação da ITC avançava. "Faz mais sentido deixar um caso prosseguir e aguardar o resultado", diz Levy. A estratégia legal dos regentes tem sido manter os casos judiciais em suspenso enquanto a ITC considera a questão — um movimento calculado para conter custos de litígio.

Ao mirar grandes fabricantes dos produtos de iluminação, os regentes esperam alcançar acordos de licenciamento com um segmento dominante do mercado, criando um grupo de fornecedores autorizados nos quais varejistas podem confiar legalmente.

"Essa era muito a mensagem que recebíamos dos varejistas na fase inicial da campanha", diz Levy. "Eles nos diziam que deveríamos falar com [seus] fornecedores, e é isso que estamos fazendo. Em nossa visão, isso faz mais sentido para todos os envolvidos continuarem trabalhando nisso."

A UC continua buscando novos acordos de licenciamento conforme o processo avança, incluindo um acordo com Bed Bath & Beyond. "Continuamos encorajados de que está indo bem", diz Levy. "O desafio prático é que há muitos varejistas e fornecedores desses produtos, e o mercado continua a expandir. Estamos tendo essas conversas tão rápido quanto conseguimos identificar pessoas, e tão rápido quanto eles gostariam de trabalhar conosco."

O processo sinaliza uma nova agressividade de instituições acadêmicas para proteger propriedade intelectual desenvolvida sob sua égide. Muitas só agora estão compreendendo o valor de suas patentes no mercado aberto.

A UC está aberta a nomear réus adicionais conforme o processo de infração de patente prossegue, mas continua a esperar acordos com varejistas, fabricantes e fornecedores para evitar um julgamento custoso e longo, que não começaria antes de pelo menos um ano. As patentes em questão têm cerca de oito anos restantes, nota Levy.

"Os regentes e eu permanecemos muito otimistas de que um julgamento não será necessário, porque seremos capazes de resolver estas questões com cada réu", ele adiciona. "Mas se precisarmos ir a julgamento, iremos. Estamos certamente preparados para isso."